注册商标知名度的地域性限制——浙江高院判决美心公司诉浙江新美心公司等侵害商标专用权及不正当竞争纠纷案

案情

美心公司于1956年成立于香港，经营范围包括西饼、餐饮等。1988年8月15日，美心公司受让取得第185943号“美心+MEIXIN及图形”商标（因未续展，该注册商标专用权自2003年7月5日起失效）。1997年5月7日，国家商标局核准美心公司在第30类上注册“美心”文字商标，并同时颁发了第999786号、第999787号、第999788号、第999822号、第999724号商标注册证，各注册证上的商标均为“美心”文字商标，只是文字字体不同，核定使用商品亦相同，均包括“面包、糕点、月饼、点心、茶、咖啡”等。2004年10月起，美心公司陆续独资成立美心西饼（广州）有限公司、美心食品（广州）有限公司及美心食品（深圳）有限公司，经营西饼、面包、糕点等。自2005年2月起，美心公司陆续在广州、佛山设立了40余家分店。“美心”商标在香港有相当高的知名度。

1992年6月4日，宁波新美心公司正式成立，注册资本412万美元，经营范围为糕点、糖果生产、预包装食品的批发、零售等；公司法定代表人为罗子光，香港籍，1973年毕业于香港中文大学。宁波新美心公司成立后，于1992年至2011年期间在宁波地区陆续成立了210家分店。各分店均使用“新美心西饼”作为店面招牌，并在其经营网站的页面上突出使用“新美心”字样。舟山新美心公司于2010年4月14日由宁波新美心公司独资设立。宁波新美心公司、舟山新美心公司在其生产、销售的食品包装上突出使用“新美心”字样， 还使用“总代理：新美心（香港）食品企业”字样。同年11月24日，宁波新美心公司更名为浙江新美心公司。

美心公司认为，浙江新美心公司、舟山新美心公司的上述行为已构成商标侵权和不正当竞争，遂向法院提起诉讼，请求判令浙江新美心公司、舟山新美心公司停止突出使用“新美心”字样等侵害注册商标权的行为；停止使用“新美心（香港）食品企业”字样及停止使用含有“新美心”的企业名称等不正当竞争行为；并赔偿经济损失500万元，在报纸上消除影响等。

裁判

浙江省宁波市中级人民法院经审理认为，浙江新美心公司、舟山新美心公司在其产品包装袋、经营的网站上及店面招牌中突出使用“新美心”字样，属于侵犯美心公司注册商标专用权的行为。浙江新美心公司、舟山新美心公司在与美心公司在同类别的产品的包装袋的右下方使用“总代理：新美心（香港）食品企业”字样的行为构成不正当竞争。但美心公司主张浙江新美心公司、舟山新美心公司将“新美心”作为字号注册企业名称构成不正当竞争的理由不能成立，不予支持。

美心公司不服一审判决，上诉要求改判浙江新美心公司、舟山新美心公司停止使用“新美心”企业字号。

2012年4月23日，浙江省高级人民法院作出判决，对原审判决予以维持。

评析在本案中，由于美心公司指控浙江新美心公司、舟山新美心公司的商标侵权行为及不正当竞争行为是使用或突出使用“新美心”企业名称，因此本案属于企业名称权与注册商标专用权的冲突。

本案的主要争议焦点在于浙江新美心公司、舟山新美心公司将“新美心”作为字号注册企业名称的行为是否构成不正当竞争，能否判决浙江新美心公司、舟山新美心公司停止使用“新美心”企业字号？

注册商标与企业名称均是依照相应的法律程序获得的标志权利，分属不同的标志序列，依照相应法律受到相应的保护。对于注册商标与企业名称之间的纠纷，应当区分不同的情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则依法处理。如果注册使用企业名称本身具有不正当性，比如不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍足以产生市场混淆的，注册使用企业名称本身即是违法，可认定构成不正当竞争。认定该种行为构成不正当竞争，通常应当考虑以下因素：一是在先注册商标的显著性和知名度，即在行为人将与注册商标相同或相近似的文字作为字号注册其企业名称时，该注册商标具有较高知名度；二是行为人主观恶意，即是否存在为攀附该具有较高知名度的注册商标的商誉而将与其相同或相近似的文字作为字号注册其企业名称的行为；三是是否足以产生市场混淆。与上述三个因素相关的是，对以上因素的考虑均应当遵循商标专用权的地域性原则。

知识产权属于一种行政授权，信赖于国家行政区划而定，具有鲜明的地域性。商标专用权的地域性（使用范围的地域性）是指经一个国家（或地区）商标注册机关核准注册的商标，其专用权被限定该国（或地区）领域内。也就是说，商标专用权的地域性是指该注册商标的使用范围被限定在该国（或地区） 领域内。香港、澳门虽是我国的特区，但属于不同的法域，目前在国家商标局核准注册的商标其专用权只在大陆范围内受保护，在港、澳、台地区均不受保护。反之，港、澳、台地区注册的商标，如没有在大陆注册，则同样在大陆范围内不受保护。如企业的商标需要在大陆范围以外受保护，则需另外注册。商标知名度对商标专用权保护程度具有重大影响，仍属于商标专用权保护范畴，故考察商标的知名度仍然要受商标地域性的限制，不能简单用境外的知名度作为标准。某一商标在某一地域具有相当高的知名度，但不当然代表其在另一个地域也具有同样的知名度。在处理注册商标与企业名称之间的纠纷时，所谓的商标知名度应当与被指控的企业名称在同一地域范围内进行考察。

具体到本案而言，根据美心公司提供的证据表明，其“美心”文字商标在香港相关公众当中具有相当高的知名度和良好声誉，但仅限于香港地区。在内地市场，美心公司主张保护的第999786号“美心”文字商标，在1997年5月7日才经国家商标局核准注册。在宁波新美心公司1992年5月6日设立之前，美心公司没有证据证明在内地市场存在着“美心”商标或标识的实际使用，更谈不上其在内地市场具有知名度。在此情况下，美心公司仅以设立宁波新美心公司的罗子光先生系香港人，应当知“美心”商标的知名度为由，认定其将“新美心”作为字号注册企业名称的行为构成不正当竞争，属于将“美心”商标在香港的知名度等同于在内地市场的知名度，明显违反了商标专用权的地域性原则。故两级法院对美心公司要求浙江新美心公司、舟山新美心公司停止使用“新美心”企业字号的诉求均不予以支持。

　　浙江省宁波市中级人民法院提示:注册商标专用权的效力只限于本国境内。对商标知名度的考虑需特别注意地域性原则，要充分考虑地域性对商标知名度的限制，避免简单用境外的知名度作为标准。